Il contenzioso dei brevetti è un processo legale strutturato intricato che inficia i diritti esclusivi conferiti da un brevetto contro le attività commerciali di un presunto violista. Se sei un inventore che cerca di far rispettare il brevetto o una società accusata di usare la tecnologia brevettata senza autorizzazione, la comprensione della roadmap procedurale, delle insidie strategiche e dei meccanismi di risoluzione alternativi è essenziale.

Che cosa è la Litigazione del brevetto?

Il procedimento di brevetto si riferisce al procedimento legale formale che sorge quando un titolare di brevetto (il ricorrente) sostiene che un'altra parte (il convenuto) ha fatto, usato, venduto o importato un prodotto o un processo che rientra nell'ambito di una o più valide rivendicazioni di brevetti.

“Un brevetto non è una licenza di caccia, non è un diritto di fare causa. È un diritto escludere altri dal fare, utilizzare, offrire in vendita, o vendere l’invenzione.” – Giudice Giles S. Rich, spesso citato per sottolineare la limitata portata di un brevetto.

Il processo di litigation brevettato – Panoramica delle fasi chiave

Considerazioni di pre-ligazione

Prima di intentare una causa, gli agenti prudenti conducono un’indagine pre-configurativa per verificare la violazione e valutare la forza del loro caso. Ciò include in genere ottenere un grafico di reclamo che mappa ogni elemento delle affermazioni di brevetto assertate al prodotto o al processo accusato.

Un altro passo critico di pre-ligitazione è la conformità con il []]I requisiti di marcatura della legge del brevetto[[]]. I proprietari di brevetti che non riescono a contrassegnare correttamente i loro prodotti possono essere limitati nel recupero dei danni per violazione che si è verificato prima che l'imputato abbia ricevuto l'avviso effettivo.

Filare la denuncia e il servizio

Il procedimento formale di contenzioso inizia con il ricorrente che deposita una denuncia in un tribunale federale distrettuale. La denuncia deve allegare fatti sufficienti per stabilire la giurisdizione soggetto-materia (basata sulla legge federale dei brevetti) e la giurisdizione personale sul convenuto.

Proposte preliminari e risposte

In primo luogo, le parti spesso depositano mozioni che possono modellare la traiettoria del contenzioso. Mozioni di licenziare ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 6, sfidano la sufficienza legale della denuncia – per esempio, sostenendo che il brevetto è invalido sul suo volto o che le accuse sono concluse. Mozioni per giudizio sul motivo di cui il Tribunale ha dichiarato.

Un altro potente strumento preliminare è la mozione di rimanere[[], spesso presentato quando il convenuto contesta contemporaneamente la validità del brevetto in una revisione inter partes (IPR) presso la Patent Trial and Appeal Board (PTAB).

L'udienza di Markman (Claim Construction)

La costruzione del brevetto – il processo di interpretazione del significato dei brevetti – è una delle fasi più critiche in un caso di brevetto. L’udienza, chiamata Markman v. Westview Instruments, Inc. (1996), è un procedimento pretriziale in cui il giudice (e talvolta una giuria) decide il significato legale dei termini di reclamo contestati.

Durante il processo Markman, entrambe le parti presentano brevi, testimonianze di esperti e prove intrinseche (la specificazione dei brevetti e la storia dell’accusa). Il giudice può tenere un’udienza con argomenti orali. L’ordine di costruzione risultante viene tipicamente rilasciato prima della scoperta o della sentenza sommaria. Poiché la costruzione di rivendicazioni è una questione di diritto, la sentenza può essere impugnata immediatamente in alcune circostanze (ad esempio, quando è entrata una sentenza finale), o può essere riesaminata de novo sulla base dell’.

Discovery

La scoperta in controversie brevettuali è espansiva e governata dal Regolamento federale di procedura civile e dalle norme locali sui brevetti in alcuni distretti (ad esempio, il Distretto settentrionale della California o il Distretto orientale del Texas). La fase di scoperta dura tipicamente sei a diciotto mesi e coinvolge enormi scambi di documenti, interrogatori, richieste di ammissioni e deposizioni.

Produzione e Richieste di documenti

Ogni parte deve produrre documenti pertinenti e non privati. I quesiti spesso richiedono documenti tecnici del convenuto, materiali di marketing, documenti finanziari relativi al prodotto accusato e comunicazioni sul brevetto. I difensori cercano la storia della persecuzione del brevetto, i registri delle invenzioni e le licenze.

Depositi

I procuratori depongono testimoni chiave di fatto – inventori, ufficiali aziendali, ingegneri e terze parti. La testimonianza di deposizione è fondamentale per stabilire teorie di infrazione o invalidità, l'impeachment a processo, e trattative di regolamento. I testimoni sono spesso ampiamente preparati, e le loro risposte possono bloccare in posizioni o rivelare debolezze.

Esperto Discovery

Entrambi i lati tipicamente conservano testimoni esperti – solitamente professori, avvocati di brevetti con background tecnici, o economisti – per opinare su rivendicazione costruzione, violazione, validità e danni. Le relazioni di esperti sono servite e possono essere contestate tramite Daubert]] mozioni, che sostengono che la metodologia dell'esperto è inaffidabile.

Giudizio sommario Mozioni

Dopo la chiusura della scoperta, le parti spesso depositano proposte di giudizio sommario (conformemente all'articolo 56) che cercano una sentenza su uno o più questioni senza processo. I motivi comuni includono non violazione (quando non c'è una vera controversia che il prodotto accusato non ha un elemento di rivendicazione), l'invalidità basata sull'arte precedente, o l'inapplicabilità a causa di una condotta inequivocabile.

Trial

Le prove di giuria sono comuni per danni ma tecnicamente complessi. Il processo procede con dichiarazioni di apertura, diretta e trasversale di testimoni (compresi gli esperti), introduzione di esposizioni, e argomenti di chiusura. Il giudice fornisce istruzioni di giuria che spiegano le costruzioni di reclamo, la legge di violazione, validità e danni. La giuria poi delibera e restituisce un verdetto, spesso attraverso una speciale formula verdetto.

Se il processo è panchina (solo giudizio), il giudice rilascia risultati di fatto e conclusioni di legge. In entrambi i casi, il verdetto o i risultati possono essere seguiti da mozioni post-trial, come una mozione di giudizio come materia di diritto (JMOL) o una mozione per un nuovo processo.

Mozioni e appelli post-trial

Dopo la sentenza, la parte perdente può presentare mozioni post-trial entro 28 giorni. Se la mozione è negata, il partito fa ricorso alla Corte d'Appello degli Stati Uniti per il circuito federale (CAFC), che ha giurisdizione esclusiva su appelli di brevetto. Il CAFC esamina le sentenze di tribunale più bassa di novo per la costruzione di rivendicazione e le questioni di diritto, ma esamina i risultati di fatto per un errore chiaro.

Considerazioni strategiche in materia di litigio brevettato

Sfide di validità e recensione Inter Partes

IPR è una pista veloce (12-18 mesi) che procede quando un partito può contestare la validità dei brevetti per motivi di anticipazione o di ovvidenza basata su brevetti o pubblicazioni stampate. Le decisioni scritte finali di PTAB sono impugnabili in attesa del documento.

Gli amministratori dovrebbero anche considerare ex parte reexamination[] e [] le recensioni del metodo di business coperto (CBM)[]] (anche se CBM non è più disponibile per le nuove petizioni dopo settembre 2020).

Analisi e Difesa delle infrazioni

L'analisi di violazione richiede il confronto di ogni elemento di una pretesa affermata al prodotto o al metodo accusato.[ tutti gli elementi regola[], ogni elemento deve essere presente (o letteralmente o sotto la dottrina degli equivalenti) per violazione di esistere.

  • Non violazione[[]] – mostrando che uno o più elementi di rivendicazione non sono presenti.
  • Non valida[] – dimostrando che il brevetto non soddisfa i requisiti di novità, non-obviousness, abilitazione, descrizione scritta, o la definizione.
  • Unenforceability[] – basato su una condotta inequiabile durante l'accusa, l'abuso di brevetti o le mani impure.
  • Esauzione[] – i diritti del titolare del brevetto sono esauriti dopo una vendita autorizzata.
  • License[] – il violo dell'accusato ha una licenza valida, comprese le licenze implicite.
  • Uso sperimentale[[] – de minimis use for research (limitato nell'ambito).

I difensori spesso sollevano una [ difesa dell'arte[] – dimostrando che i reclami del brevetto sono invalidi perché l'invenzione era conosciuta o evidente prima della data di priorità del brevetto.

Danni e rimedi

Se l'infrazione è comprovata, i tribunali possono concedere danni adeguati per compensare il titolare del brevetto per l'infrazione, ma in nessun caso meno di una ragionevole royalty.

  • Persi profitti[[]] – assegnato quando il titolare del brevetto può mostrare un collegamento causale tra la violazione e le vendite perse, tipicamente richiedendo un mercato a due fornitori e una richiesta per il prodotto brevettato.
  • Reasonable royal[ – basato su una ipotetica negoziazione tra un licenziante disposto e licenziatario al momento dell'infrazione iniziato, utilizzando i fattori [Georgia-Pacific[].

I danni aumentati (fino a tre volte) possono essere assegnati per una violazione volontaria, ma la Corte Suprema Halo Electronics v. Pulse Electronics (2016) ha dissolto lo standard, dando giudizi più discrezione. Inoltre, i querelanti prevalenti hanno diritto a un sollievo ingiuntivo sotto il ]eBay

Forum Shopping e Venue

Il distretto occidentale del Texas, il distretto di Delaware, e il distretto settentrionale della California sono attualmente i letti caldi. La sede è generalmente corretta dove l'imputato risiede o ha un luogo regolare e stabilito di affari. Dal momento che TC Heartland], gli querelanti non possono più citare una società domestica in qualsiasi distretto dove si limita a vendere i prodotti.

Tipi specializzati di litigio brevettato

Litigazione Hatch-Waxman (ANDA)

La legge sulla concorrenza dei prezzi dei farmaci e dei brevetti per la conservazione dei prodotti farmaceutici (Hatch-Waxman) disciplina le controversie di brevetti tra le società di droga di marca e i produttori generici che cercano l’approvazione della FDA. Quando un produttore generico fa i file di una nuova applicazione di farmaci Abbreviated (ANDA) certifica che un brevetto di marchio è invalido o non violato (la certificazione del grafico IV), il marchio può fare causa entro 45 giorni, innescando un'approvazione automatica di un'30-mese del nuovo legale della FDA.

ITC Sezione 337 Indagini

La Commissione commerciale internazionale degli Stati Uniti (ITC) conduce indagini ai sensi dell’articolo 337 della legge sulla tariffa del 1930 per combattere i metodi ingiusti di concorrenza, tra cui la violazione dei brevetti, che comportano merci importate. I procedimenti dell’ICT sono amministrativi, supervisionati da un giudice di diritto amministrativo (ALJ), e sono tipicamente più veloci dei processi distrettuali (16-18 mesi).

Litigazione del brevetto di progettazione

I brevetti di progettazione proteggono l’aspetto ornamentale di un articolo di fabbricazione. Le litigio sui brevetti di progettazione si sono intensificate dopo che la Corte Suprema Apple v. Samsung[ casi, che ha chiarito che i danni per la violazione di brevetto di progettazione possono estendersi a un intero prodotto se il disegno è applicato al prodotto nel suo complesso.

Consigli pratici per la navigazione di Patent Litigation

  • Documenti tutto in anticipo:[] La manutenzione di notebook di laboratorio, documenti di progettazione e corrispondenza può essere critica nella definizione delle date di concezione o nell'individuazione di un uso precedente.
  • Investire nell'analisi pre-suit:[] Engage ha sperimentato un consulente legale per la controversia di brevetti per preparare i grafici di reclamo e le ricerche di arte prima del deposito completo.
  • Valutare la risoluzione delle controversie alternative:[ La mediazione è obbligatoria in molti tribunali distrettuali dopo la conferenza pre-triziale iniziale. La mediazione può risparmiare enormi costi. Alcune parti utilizzano anche la valutazione precoce neutrale o caucuse privati.
  • Le regole locali sono diverse per distretto. Ad esempio, il Distretto Nord della California richiede la divulgazione anticipata delle violazioni e delle indennizze. Il mancato rispetto può comportare la preclusione delle prove.
  • Copertura assicurativa del cliente:[[] Alcune aziende hanno errori e omissioni o politiche di assicurazione informatica che possono coprire i costi di contenzioso IP.
  • Stay organizzato:[[]] Utilizzare strumenti di gestione del progetto per scadenze, flussi di lavoro e-scoprimento e gestione della mostra.
  • Monitor the PTAB:[] Anche se sei un querelante, tieni d'occhio i procedimenti di co-finanziamento IPR. Le decisioni di PTAB possono influire sulla costruzione di rivendicazioni e possono portare a soggiorni o estopp collaterale.

Conclusioni

Il contenzioso dei brevetti è una delle forme più complesse e ad alta intensità di contenzioso civile, richiede una profonda comprensione del diritto dei brevetti, della materia tecnica, delle regole procedurali e dei tempi strategici. Dall'indagine iniziale pre-suit attraverso la costruzione di rivendicazioni, la scoperta, il processo e l'appello, ogni fase presenta opportunità e pericoli.

Per ulteriori informazioni, consultare il ]USPTO Patent Basics, ]Cornell Legal Information Institute’s Overview, il ]]Federal Rules of Civil Procedure, e il aggiornamenti]Federal Circuit] fortemente sito ufficiale di prova [Federal]