专利诉讼是一个高额、结构复杂、将专利所赋予的专属权利置于被控侵权者商业活动之上的法律程序。 无论您是想实施专利的发明家,还是被指控未经授权使用专利技术的公司,了解程序路线图、战略陷阱和替代解决机制都是至关重要的。 这一全面的指南贯穿了专利诉讼的整个生命周期,从诉讼前的考虑到上诉,并突出了能够决定案件结果的策略性决定。

什么是专利诉讼?

专利诉讼是指专利持有人(原告)声称另一方(被告)已经制造、使用、销售或进口了一种或多种有效专利请求范围内的产品或工艺时产生的正式法律程序,该案件通常根据美国专利法(第35条,美国法典)提交联邦地区法院,诉讼的核心是寻求确定专利是否有效、可执行和违反专利,如果原告胜诉,法院可以裁定金钱赔偿,发布禁止进一步侵权的禁令,或者两者兼而有之,反之,被告可以反诉专利无效或不可执行,或者声称声称的主张没有受到侵犯,结果可以产生深刻的财务和竞争后果,从而对每个程序阶段都具有不可或缺的透彻理解。

“专利不是狩猎许可证,也不是起诉权,而是将他人排除在发明的制造、使用、出售或出售之外的权利。 ” — — 法官Giles S. Rich经常引用强调专利的有限范围。

专利诉讼程序-关键阶段概述

申请前的考虑

在提起诉讼之前,谨慎的原告先进行诉讼前调查,以核实侵权情况并评估其案件的严重程度。 这通常包括获得一份将所主张的专利要求的每个要素都映射到被告产品或过程的诉求表。 原告还审查被告的专利质疑史,考虑被告是否有强烈的无效辩护,并评估获得和解的可能性。 另一方面,被告在收到潜在诉讼通知后,可以发出“缓期和停止”信,或者他们可以主动寻求宣告性判决,认为他们没有侵权或专利无效。 原告双方评价诉讼费用,特别是复杂的技术案件中的诉讼费用往往超过数百万美元。

另一项关键的诉讼前步骤是遵守《专利法》的标记要求。 专利所有人如未能在产品上打上适当的标记,可能仅限于对被告收到实际通知之前发生的侵权行为进行赔偿。 同样,被告应检查是否有拉链(诉讼拖延不合理)和可阻止补救的公平禁止反悔辩护。

投诉和举报处

正式的诉讼程序始于原告向联邦地区法院提出申诉,申诉必须提出足以确定主题事项管辖权(基于联邦专利法)和对被告的属人管辖权的事实,通常包括一份有关专利的说明、查明被告的产品或方法以及要求损害赔偿和禁令等补救的要求,原告必须在提出申诉和传唤被告90天内送达申诉和传票,然后被告有21天(如果法院同意或命令,则更长的时间)答复,通常通过提交答复、驳回动议或提出更明确陈述的动议。

初步动议和答复

案件早期,当事人常常提出能够决定诉讼轨迹的动议. 依据规则12(b)(6)驳回的动议质疑申诉的法律充分性,例如,认为专利表面上无效或指控是包罗万象的. 依据规则12(c)提出的诉状[的判决书动议可在答复后提出,更重要的是,被告可能寻求根据便利因素根据《美国法典》第28篇第1404(a)条将案件转移到另一个地点. 由于最高法院在[ TC Heartland LLC诉Kraft Foods集团 Brands LLC[ (2017) 案中的裁决,专利案件一般只能在被告已注册或拥有固定和固定营业地的区提出,这大大减少了在诸如德克萨斯州东区等某些地区的法院购物。

另一个强有力的初步工具是中止动议,通常被告在专利审判和上诉委员会(PTAB)的当事方间复审中同时对专利的有效性提出质疑时会提出。 法院经常批准中止,以简化问题并避免裁决不一致。

马克曼听证会(索赔建筑)

索赔构建 — — 解释专利要求含义的过程 — — 是专利案件中最关键的阶段之一。 以[] Markman诉Westview Abview Abstruments, Inc.[(1996年)命名的审理是一个预审程序,法官(有时是陪审团)决定有争议的索赔条款的法律含义。 法院的解释决定了专利的范围,这往往决定了侵权是否存在或专利是否有效。

马克曼诉讼期间,双方都提交了案情摘要、专家证词和内在证据(专利说明和起诉历史 ) 。 法官可以举行口头辩论听证会,由此产生的索赔建造令通常是在发现或即决判决之前发出的。 由于索赔建造是法律问题,在某些情况下(如在作出最后判决时)可以立即上诉裁决,或者可以在上诉时重新审查裁决。 精心设计的索赔建造可以缩小专利的覆盖范围,强化无效论点或支持侵权争论。

发现

专利诉讼的发现范围很广,在某些地区(如加利福尼亚州北区或德克萨斯州东区)受联邦民事诉讼规则和地方专利规则的制约,发现阶段一般持续6至18个月,涉及大规模文件交换,询问,入院请求和证词.

文件制作和要求

被告必须拿出相关的、非特权性的文件。 原告经常要求被告的技术文件、营销材料、与被告产品有关的财务记录和专利的通信。 被告寻求专利起诉历史、发明记录和许可证。 电子发现 — — 包括电子邮件、源代码和数据库 — — 已成为争议的主要领域。 法院经常发布保护令以保密,特别是在涉及源代码时,并可能要求为无意制作的特权材料签订回扣协议。

交存

律师们推翻关键事实证人 — — 发明者、公司官员、工程师和第三方。 撤职证词对于确立侵权或无效理论、审判时弹劾和和解谈判至关重要。 证人往往准备广泛,他们的答案可能锁定位置或暴露弱点。 证人们的回答可能与事实不符。

专家发现

双方通常都保留专家证人 — — 通常是教授、具有技术背景的专利律师或经济学家 — — 对索赔构建、侵权、有效性和损害发表意见。 专家报告通过 达乌伯特[动议得到送达并可以提出质疑,这些动议认为专家的方法不可靠。 法院充当守门人,排除关键专家可能是毁灭性的。

简易判决

发现结束后,当事方往往提出即决判决动议(根据规则56),要求就一个或多个问题作出裁决,而无需审判。 常见的理由包括:没有侵权(当不存在真正的争议,即被告产品缺乏索赔内容时 ) 、 根据先前的艺术,或者由于不公平行为而不能执行。如果法院完全准许即决判决,案件就结束。部分即决判决可以缩小审判问题的范围。由于即决判决具有决定性,法院是谨慎的,但愿意在证据清楚时作出裁决。

审判

专利审判可以由陪审团或法官进行。陪审团审判对损害是常见的,但技术上复杂。审判过程包括开庭陈述、直接盘问证人(包括专家)、引入物证和最后陈述。法官向陪审团发出指示,解释索赔的构建、侵权法、有效性和损害。然后陪审团审议并作出裁决,通常通过特别判决表回答具体问题(例如“索赔1是否违反? 是或否 ” ) 。

如果审判是法官(只有法官),法官就作出事实结论和法律结论,在任一案件中,判决或结论之后,可提出审判后动议,如作为法律问题的判决动议或重新审判的动议。

审判后动议和上诉

裁决后,败诉方可在28天内提出审判后动议. 如果动议被驳回,则该方向对专利上诉拥有专属管辖权的美国联邦巡回上诉法院(CAFC)提出上诉通知. CAFC审查下级法院的裁决,以重新确定债权和法律问题,但审查事实结论以明确错误。上诉过程可能需要12至18个月。在罕见的案件中,CAFC可以确认、推翻或还押。通过诉讼令状向最高法院进一步上诉是可能的,但法院每个期限只审理少数专利案件。

专利诉讼的战略考虑

有效性挑战和当事方间审查

自2011年《美国发明法案》以来,被告对地区法院无效性质疑有一个强有力的替代方案:在《知识产权法案》中当事方之间的审查。 知识产权是一个快速程序(12-18个月),一方可以基于先前的艺术专利或印刷出版物的预期或明显性对专利要求的有效性提出质疑。 《专利法案》的最终书面决定可以上诉给《专利法案》。 许多被告现在在接到申诉后一年内提出知识产权申请,法院往往在知识产权结果之前中止地区法院的诉讼。 然而,知识产权本身的成本和风险是:请愿人不能在知识产权期间向法院提出问题,而不利的结论可以阻止请愿人重新提出有效性。 成功的知识产权质疑可以取消专利要求,导致侵权指控的驳回。 反之,专利所有人也可以利用知识产权检验自己的要求或质疑竞争者的专利。

被告还应考虑[ 当事人方重新审查和覆盖的商业方法[(虽然2020年9月以后不再允许CBM申请)。

侵权分析和辩护

侵权分析需要将所主张的索赔的每个要素与被告的产品或方法进行比较。

  • 224. 非侵权 ――表明不存在一项或多项索赔内容。
  • 无效 –证明专利不符合新颖性、不明显性、授权性、书面描述或确定性的要求。
  • 不可执行性 ——基于起诉期间的不公平行为,专利滥用,或不干净的手.
  • 穷尽 - 专利所有人的权利在经授权的销售后已用尽.
  • License——被告侵权者拥有有效的许可证,包括默示许可证。
  • 实验用 – 研究的最小用途(范围有限).

被告还经常提出 优先艺术辩护 ——表明专利要求无效,因为发明在专利优先权日之前已经知道或明显。

损害和补救

如果侵权行为得到证实,法院可裁定给予足以赔偿专利所有人侵权的损失,但无论如何不得少于合理的专利使用费。

  • 失利 – 当专利所有人能够表明侵权与失售之间的因果关系时,裁决,通常要求有两供应商市场和对专利产品的需求.
  • 可收回的特许权使用费 — — 以侵权开始时愿意的许可人和被许可人之间的假设谈判为基础,使用 Georgia-Pacific 因素。 法院还可以对认证后侵权裁定进行中的特许权使用费。

强化的损害赔偿(最多3次)可以因故意侵权而判给,但最高法院的Halo Electronics诉Pulse Electronics[ (2016))放宽了标准,给予法官更多的裁量权。 此外,主要原告有权根据eBay标准获得禁止性补救 — — 他们必须表现出无法弥补的伤害,金钱损失不充分,困难的平衡有利于禁令,而且禁令也有利于公共利益。

论坛购物和地点

案件提交后,就会对结果产生极大影响。 德克萨斯州西部、特拉华州和加利福尼亚州北部地区目前都是温床。被告居住或拥有固定和固定营业地的地点一般都合适。 由于 TC Heartland,原告不能再在仅销售产品的地区起诉一家国内公司。这已经将案件提交权从德克萨斯州东部地区转移开来。 然而,个人管辖权问题仍然是个具体的事实。 被告往往会根据第1404(a)条转移到更方便的论坛,如其主要营业地所在的地区。 法院权衡私人和公共利益,包括证人所在地、证据来源的获取以及法院对当地法律的熟悉程度。

专利诉讼的专用类型

Hatch-Waxman(ANDA) 诉讼

药品价格竞争和专利期恢复法(Hatch-Waxman)规范品牌药品公司与寻求FDA批准的通用制造商之间的专利纠纷。 当通用制造商提交一个缩写的新药品申请(ANDA),证明品牌专利无效或未受侵犯(第四段认证)时,该品牌可在45天内起诉,引发FDA批准自动30个月的中止。 诉讼侧重于FDA橙色书中列举的具体专利。 这些案件往往在特拉华区或新泽西区进行审判。 其结果可以是侵权、有效性或可执行性的裁决,以及第一个成功提交第四段ADA的通用专利可以获得180天的专有权。 这一专门领域涉及复杂的监管历史、声称与药品制剂有关的建造,以及如果通用制造商鼓励医生为非标签用途规定通用专利,则涉及诱因和促成侵权的问题。

国贸中心第337款 调查

美国国际贸易委员会(ITC)根据1930年《关税法》第337条开展调查,打击包括专利侵权在内的不公平竞争方法,涉及进口货物。 ITC的诉讼是行政性的,由行政法法官(ALJ)监督,而且通常比地区法院(16-18个月)审判快。 ITC可以发布禁止侵犯产品进入美国的排他性命令,这是一项强有力的补救办法。 专利所有人往往同时提交地区法院和ITC的投诉。 然而,ITC不裁定损害赔偿 — — 仅是预期的补救。 捍卫ITC的调查费用高昂,委员会也可以在发布命令之前考虑公共利益因素。 根据 TC Heartland 裁决的最新变化并未影响ITC对进口货物的管辖权。

设计专利诉讼

设计专利保护了制造品的装饰外观。 在最高法院的[ Apple诉三星案 后,设计专利的诉讼愈演愈烈,这些案例澄清了设计侵犯专利的损失如果适用于整个产品,可以扩大到整个产品。 通过普通观察者对设计进行比较来评估侵权 — — 与实用专利侵权相比,这是一个更主观的检验标准。 设计专利案件往往涉及高损害,并尝试陪审团审理,这使得在消费电子、家具和时装行业中,对被告来说风险特别大。

导航专利诉讼实用提示

  • 早期文件: 实验室笔记本、设计记录和通信的维护对于确定受孕日期或证明先前使用至关重要。
  • 调查诉前分析: 聘请有经验的专利诉讼律师在提起诉讼前编写诉讼申请表和进行艺术搜索。
  • 评价其他争议解决方式: 调解在最初的预审会议之后,在许多地区法院是强制性的,调解可以节省巨大的费用,有些当事方还使用早期中立评价或私人核心小组.
  • 了解当地规则: 专利规则因地区而异。例如,加利福尼亚州北部管区要求尽早披露侵权和无效争议。 不遵守规则可能导致证据的排除。
  • 考虑保险: 一些公司有错误和遗漏或网络保险单,可能支付IP诉讼费用。一旦收到潜在侵权通知,请立即检查保险单。
  • 保持组织: 在最后期限、电子发现工作流程和展览管理中使用项目管理工具。文件量可能非常庞大。
  • 监督PTAB: 即使你是一个原告,也要注意共同进行知识产权程序。 PTAB的决定会影响索赔的构建,并可能导致中止或附带禁止反悔。

结论

专利诉讼是最复杂和资源最密集的民事诉讼形式之一。 它要求深入了解专利法、技术主题、程序规则和战略时机。 从最初的诉讼前调查到索赔构建、发现、审判和上诉,每个阶段都带来机会和危险。 发明者必须积极主动地实施其权利,而被指控侵权者需要强有力的辩护,利用各种可用的工具 — — 包括PTAB挑战、场地动议和彻底无效性分析。 通过抓住本条概述的完整法律程序,利益攸关方可以做出明智的决定,保护其知识产权资产,尽量减少风险,并在竞争日益激烈的全球市场中取得有利的结果。

欲进一步阅读,请参看[USPTO专利基本书、Cornell法律信息研究所的概述[、联邦民事诉讼规则[、联邦巡回法院的官方网站[],以便了解判例法的最新情况。