Table of Contents

Патентный судебный процесс - это сложный, структурированный юридический процесс, в котором рассматриваются исключительные права, предоставленные патентом против предпринимательской деятельности предполагаемого нарушителя. Являетесь ли вы изобретателем, стремящимся обеспечить соблюдение вашего патента, или компанией, обвиняемой в использовании запатентованной технологии без разрешения, важно понимать процессуальную дорожную карту, стратегические подводные камни и механизмы альтернативного разрешения. Это всеобъемлющее руководство проходит весь жизненный цикл патентного иска, от предварительных соображений до апелляций и подчеркивает тактические решения, которые могут определить исход дела.

Что такое патентное разбирательство?

Патентный судебный процесс относится к формальному судебному разбирательству, которое возникает, когда патентообладатель (истец) утверждает, что другая сторона (ответчик) сделала, использовала, продала или импортировала продукт или процесс, который подпадает под действие одной или нескольких обоснованных патентных претензий. Дело обычно подается в федеральный окружной суд в соответствии с патентным законодательством Соединенных Штатов (статья 35, Кодекс Соединенных Штатов). По своей сути, судебный процесс стремится определить, является ли патент действительным, подлежащим исполнению и нарушенным. Если истец имеет преимущественную силу, суд может присудить денежный ущерб, вынести судебный запрет, запрещающий дальнейшее нарушение, или и то, и другое. И наоборот, ответчик может встречно заявить, что патент недействителен или неисполним, или что заявленные требования не нарушаются. Результат может иметь глубокие финансовые и конкурентные последствия, что делает необходимым тщательное понимание каждого процессуального этапа.

«Патент не является охотничьей лицензией. Это не право подавать в суд. Это право исключать других лиц из процесса изготовления, использования, предложения для продажи или продажи изобретения». — Судья Джайлс С. Рич, часто цитируется, чтобы подчеркнуть ограниченный объем патента.

Процесс патентного разбирательства - обзор ключевых этапов

Предсудебные соображения

До подачи иска благоразумные истцы проводят досудебное расследование для проверки нарушения и оценки силы своего дела. Обычно это включает получение диаграммы требований, которая отображает каждый элемент заявленных патентных претензий к обвиняемому продукту или процессу. Истцы также рассматривают историю патентных претензий ответчика, рассматривают, имеет ли ответчик сильную защиту от недействительности, и оценивают вероятность получения урегулирования. Обвиняемые, с другой стороны, могут отправить письмо «прекратить и воздержаться» после получения уведомления о потенциальном иске, или они могут активно добиваться декларативного решения о том, что они не нарушают или что патент недействителен. Обе стороны оценивают затраты на судебный процесс, которые часто превышают несколько миллионов долларов, особенно в сложных технологических случаях.

Другим важным этапом предварительного судебного разбирательства является соблюдение требований к маркировке Патентного закона . Владельцы патентов, которые не маркируют свою продукцию должным образом, могут быть ограничены в возмещении ущерба за нарушение, которое произошло до того, как ответчик получил фактическое уведомление. Аналогичным образом, ответчики должны проверить наличие задержек (необоснованная задержка в предъявлении иска) и справедливые меры защиты от эстоппеля, которые могут препятствовать облегчению.

Подача жалобы и обслуживание

Формальный судебный процесс начинается с подачи истцом жалобы в федеральный окружной суд. В жалобе должны быть указаны факты, достаточные для установления предметной юрисдикции (на основе федерального патентного права) и личной юрисдикции в отношении ответчика. Она обычно включает в себя заявление о патенте (патентах), идентификацию продуктов или методов обвиняемого, а также требование об облегчении, такое как ущерб и судебный запрет. После подачи истец должен подать жалобу и повестку ответчику в течение 90 дней. Затем у ответчика есть 21 день (или более длительный срок, если это согласовано или предписано судом), чтобы ответить, обычно путем подачи ответа, ходатайства об отклонении или ходатайства о более определенном заявлении.

Предварительные предложения и ответы

В начале дела стороны часто подают ходатайства, которые могут сформировать траекторию судебного разбирательства. Действия по отклонению в соответствии с правилом 12(b)(6) оспаривают юридическую достаточность жалобы - например, утверждая, что патент недействителен на его лице или что утверждения являются окончательными. Действия по судебному решению по ходатайствам в соответствии с правилом 12(c) могут быть поданы после ответа. Что более важно, ответчики могут стремиться передать дело в другое место в соответствии с 28 U.S.C. § 1404(a) на основе факторов удобства. Поскольку решение Верховного суда в TC Heartland LLC против Kraft Foods Group Brands LLC (2017), патентные дела обычно могут быть поданы только в районах, где ответчик зарегистрирован или имеет регулярное и установленное место ведения бизнеса. Это значительно сократило количество покупок на форумах в определенных районах, таких как Восточный округ Техаса.

Другим мощным предварительным инструментом является , часто подаваемое предложение остаться , когда ответчик одновременно оспаривает действительность патента в межпартийном обзоре (IPR) в Патентном судебном и апелляционном совете (PTAB).

Слушание Маркмана (Строительство Клайма)

Конструкция иска — процесс интерпретации смысла патентных претензий — является одной из наиболее критических фаз в патентном деле.Слушание, названное в честь Markman v. Westview Instruments, Inc. (1996), представляет собой досудебное производство, в котором судья (а иногда и жюри) решает юридический смысл оспариваемых условий иска. Толкование суда определяет объем патента, который часто диктует, существует ли нарушение или патент действителен.

В процессе Маркмана обе стороны представляют краткие отчеты, свидетельские показания экспертов и внутренние доказательства (патентная спецификация и история судебного преследования). Судья может провести слушание с устными аргументами. Полученный ордер на строительство претензии обычно выдается до обнаружения или суммарного решения. Поскольку строительство претензии является вопросом закона, решение может быть обжаловано немедленно в некоторых обстоятельствах (например, когда окончательное решение вводится), или оно может быть пересмотрено de novo по апелляции. Хорошо продуманная конструкция претензии может сузить охват патента, усилить аргументы о недействительности или укрепить споры о нарушении.

открытие

Открытие в патентных судебных процессах является обширным и регулируется федеральными правилами гражданского процесса и местными патентными правилами в определенных районах (например, в Северном округе Калифорнии или Восточном округе Техаса). фаза обнаружения обычно длится от шести до восемнадцати месяцев и включает в себя массовые обмены документами, допросы, запросы на допуск и показания.

Производство документов и запросы

Каждая сторона должна предоставить соответствующие, непривилегированные документы. Истцы часто запрашивают технические документы ответчика, маркетинговые материалы, финансовые записи, связанные с обвиняемым продуктом, и сообщения о патенте. Ответчики ищут историю судебного преследования патента, записи об изобретениях и лицензии. Электронное обнаружение - включая электронные письма, исходный код и базы данных - стало основной областью споров. Суды часто выдают защитные приказы для сохранения конфиденциальности, особенно когда речь идет об исходном коде, и могут потребовать соглашений о когтейном покрытии для непреднамеренно произведенного привилегированного материала.

Депозиты

Адвокаты свергают ключевых свидетелей фактов - изобретателей, корпоративных офицеров, инженеров и третьих лиц. Свидетельства о вынесении приговора имеют решающее значение для установления теорий нарушения или недействительности, импичмента на суде и переговоров по урегулированию. Свидетели часто тщательно подготовлены, и их ответы могут зафиксировать позиции или выявить слабые места.

Эксперт Discovery

Обе стороны обычно сохраняют свидетелей-экспертов - обычно профессоров, патентных поверенных с техническим опытом или экономистов - чтобы высказаться по поводу строительства претензий, нарушения, действительности и ущерба. Отчеты экспертов обслуживаются и могут быть оспорены через ходатайства Добера, которые утверждают, что методология эксперта ненадежна. Суд действует как привратник, и исключение ключевого эксперта может быть разрушительным.

Краткое изложение судебные решения

После закрытия дела стороны часто подают ходатайства о вынесении решения по одному или нескольким вопросам без судебного разбирательства. Общие основания включают ненарушение (когда нет подлинного спора о том, что обвиняемому продукту не хватает элемента требования), недействительность на основе предшествующего уровня техники или неисполнимость из-за несправедливого поведения. Если суд выносит решение по делу в полном объеме, дело заканчивается. Частичное решение по делу может сузить вопросы для судебного разбирательства. Поскольку решение по делу в отношении резюме является диспозитивным, суды осторожны, но готовы выносить решение, когда доказательства ясны.

Судебный процесс

Патентные испытания могут проводиться перед присяжными или судьей. Судебные процессы присяжных являются общими для возмещения ущерба, но технически сложными. Судебный процесс продолжается с вступительными заявлениями, прямым и перекрестным допросом свидетелей (включая экспертов), представлением экспонатов и заключительными аргументами. Судья дает указания присяжным, которые объясняют конструкции претензий, закон о нарушении, законность и ущерб. Затем присяжные обдумывают и возвращают вердикт, часто через специальную форму приговора, отвечающую на конкретные вопросы (например, «Утверждение 1 нарушено? Да или нет»).

Если судебное разбирательство проводится в судебном порядке (только для судей), судья выносит заключения о фактах и заключениях, вытекающих из закона. В любом случае после вынесения приговора или вынесения заключения могут последовать ходатайства после судебного разбирательства, такие, как ходатайство о вынесении судебного решения по закону (JMOL) или ходатайство о новом судебном разбирательстве.

Послесудебные иски и апелляция

После вынесения решения проигравшая сторона может подать ходатайство в течение 28 дней. Если ходатайство отклонено, сторона подает уведомление об апелляции в Апелляционный суд США по федеральному округу (CAFC), который обладает исключительной юрисдикцией в отношении патентных апелляций. CAFC рассматривает решения суда низшей инстанции de novo по исковому строительству и вопросам права, но рассматривает фактические выводы для явной ошибки. Процесс апелляции может занять от 12 до 18 месяцев. В редких случаях CAFC может подтвердить, отменить или приостановить. Дальнейшее обращение в Верховный суд возможно через верительный лист, но суд рассматривает только несколько патентных дел каждый срок.

Стратегические соображения в патентном судопроизводстве

Обзор проблем достоверности и Inter Partes

С момента принятия Закона об американских изобретениях (AIA) 2011 года у ответчиков есть мощная альтернатива вызовам в отношении недействительности в окружном суде: пересмотр межпартийных споров (IPR) в PTAB. IPR - это быстрое (12-18 месяцев) разбирательство, в котором сторона может оспорить обоснованность патентных претензий на основе патентов предшествующего уровня техники или печатных публикаций. Окончательные письменные решения PTAB обжалуются в CAFC. Многие ответчики теперь подают петиции в рамках IPR в течение одного года после подачи жалобы, и суды часто остаются в судебном разбирательстве в окружном суде до результата IPR. Однако у IPR есть свои собственные затраты и риски: заявитель не может поднимать вопросы, которые могли бы быть подняты во время IPR позже в суде. Успешные вызовы IPR могут лишить заявителя действительности патентные претензии, что приводит к отклонению обвинений в нарушении. И наоборот, владельцы патентов могут также использовать IPR для проверки своих собственных претензий или оспаривания патентов конкурентов.

Обвиняемые также должны рассмотреть ex parte reexamination и covered business method (CBM) reviews (хотя CBM больше не доступен для новых петиций после сентября 2020 года).

Анализ нарушений и защита

Анализ нарушений требует сравнения каждого элемента заявленного требования с обвиняемым продуктом или методом. Согласно правилу все элементы , каждый элемент должен присутствовать (буквально или в соответствии с доктриной эквивалентов) для существования нарушения.

  • Ненарушение — показывающее, что один или несколько элементов претензии отсутствуют.
  • Недействительность — доказательство того, что патент не соответствует требованиям новизны, неочевидности, включения, письменного описания или определенности.
  • Неисполнимость — основано на несправедливом поведении во время судебного преследования, неправомерного использования патента или нечистых рук.
  • Исчерпание — права патентообладателя исчерпаны после авторизованной продажи.
  • Лицензия — у обвиняемого нарушителя есть действительная лицензия, включая подразумеваемые лицензии.
  • Экспериментальное использование — использование de minimis для исследований (ограничено по объему).

Ответчики также часто поднимают вопрос о защите , показывая, что патентные претензии недействительны, потому что изобретение было известно или очевидно до даты приоритета патента.

Ущерб и средства правовой защиты

Если нарушение доказано, суды могут присудить ущерб, достаточный для компенсации патентовладельцу за нарушение, но не менее разумного роялти.

  • Потерянная прибыль — присуждается, когда патентообладатель может показать причинно-следственную связь между нарушением и упущенными продажами, обычно требуя рынка с двумя поставщиками и спроса на запатентованный продукт.
  • Разумные роялти — основанные на гипотетических переговорах между добровольным лицензиаром и лицензиатом в момент начала нарушения, с использованием факторов Грузия-Тихоокеанский .

Увеличенные убытки (до трех раз) могут быть присуждены за умышленное нарушение, но Верховный суд Halo Electronics против Pulse Electronics (2016) ослабил стандарт, предоставив судьям больше свободы действий. Кроме того, преобладающие истцы имеют право на судебный запрет в соответствии со стандартом eBay - они должны показать непоправимый вред, что денежные убытки неадекватны, что баланс трудностей благоприятствует судебному запрету, и что судебный запрет служит общественным интересам.

Форум Шопинг и Место проведения

Если дело подано, это может существенно повлиять на его исход. Западный округ Техаса, округ Делавэр и Северный округ Калифорнии в настоящее время являются очагами. Место обычно является подходящим, где обвиняемый проживает или имеет регулярное и установленное место ведения бизнеса. Поскольку TC Heartland , истцы больше не могут предъявлять иск к отечественной корпорации в любом районе, где она просто продает продукты. Это переместило судебные иски от Восточного округа Техаса. Однако вопрос личной юрисдикции остается фактоспецифичным. Обвиняемые часто переходят к передаче в соответствии с § 1404(a) на более удобный форум, такой как район их основного места ведения бизнеса. Суды взвешивают частные и общественные интересы, включая местоположение свидетелей, доступ к источникам доказательств и знакомство суда с местным законодательством.

Специализированные виды патентных споров

Hatch-Waxman (ANDA) Судебный процесс

Закон о конкуренции за цены на лекарства и восстановлении срока действия патента (Hatch-Waxman) регулирует патентные споры между фармацевтическими компаниями и производителями дженериков, требующими одобрения FDA. Когда производитель дженериков подает сокращенное заявление на новое лекарство (ANDA), подтверждающее, что патент бренда недействителен или не нарушен (сертификат по пункту IV), бренд может подать в суд в течение 45 дней, вызывая автоматическое 30-месячное пребывание одобрения FDA. Судебные разбирательства сосредоточены на конкретных патентах (ах), перечисленных в Orange Book FDA. Эти случаи часто рассматриваются в округе Делавэр или округе Нью-Джерси. Результатом может быть решение о нарушении, действительности или принудительности, и первый дженерик, который подает успешный параграф IV ANDA, может получить 180-дневную эксклюзивность. Эта специализированная область включает сложные нормативные истории, строительство претензий, связанных с фармацевтическими препаратами, и вопросы стимулирования и нарушения авторских прав, если производители дженериков поощряют врачей назначать дженерик для не помеченных применений.

Раздел 337 Расследования МТЦ

Комиссия по международной торговле США (ITC) проводит расследования в соответствии с разделом 337 Закона о тарифах 1930 года для борьбы с несправедливыми методами конкуренции, включая нарушение патентов, с участием импортируемых товаров. Процедуры МТЦ являются административными, контролируются судьей по административному праву (ALJ) и, как правило, быстрее, чем судебные процессы в окружном суде (16-18 месяцев). МТЦ может выдавать постановления об исключении, которые запрещают проникновение нарушающих продукты в Соединенные Штаты, что является мощным средством правовой защиты. Владельцы патентов часто подают жалобы как в окружной суд, так и в МТЦ одновременно. Однако МТК не присуждает ущерб - только предполагаемое облегчение. Защита расследования МТЦ является дорогостоящей, и Комиссия может также учитывать факторы общественного интереса до выдачи приказа. Недавние изменения в соответствии с решением TC Heartland не повлияли на юрисдикцию МТК в отношении импортируемых товаров.

Проект патентного разбирательства

Патенты на дизайн защищают декоративный внешний вид изделия производства. Судебные разбирательства по патентам на дизайн усилились после дел Верховного суда Apple против Samsung, в которых уточнялось, что ущерб от нарушения патента на дизайн может распространяться на весь продукт, если дизайн применяется к продукту в целом. Нарушение оценивается путем сравнения проектов глазами обычного наблюдателя - более субъективный тест, чем нарушение патента на полезность.

Практические советы по навигации по патентным спорам

  • Документировать все на ранней стадии: Техническое обслуживание лабораторных тетрадей, записей о дизайне и переписки может иметь решающее значение для установления дат зачатия или доказательства предшествующего использования.
  • Инвестируйте в предварительный анализ исков: Привлекайте опытного адвоката по патентным спорам для подготовки графиков претензий и поиска по предшествующему уровню техники до подачи иска. Сильное предварительное расследование может сдерживать слабые случаи и укреплять позиции урегулирования.
  • Оценка альтернативного разрешения споров: Посредничество является обязательным во многих районных судах после первоначальной досудебной конференции. Посредничество может сэкономить огромные расходы. Некоторые стороны также используют раннюю нейтральную оценку или частные кокусы.
  • Понимать местные правила: Патентные правила различаются по округам. Например, Северный округ Калифорнии требует раннего раскрытия нарушений и утверждений о недействительности. Несоблюдение может привести к предположению доказательств.
  • Рассматривайте страховое покрытие: Некоторые компании имеют ошибки и упущения или политики киберстрахования, которые могут покрывать расходы на судебные разбирательства в отношении ИС. Проверьте свою политику, как только вы получите уведомление о потенциальном нарушении.
  • Остаться организованным: Используйте инструменты управления проектами для сроков, рабочих процессов электронного обнаружения и управления выставками.Объём документов может быть подавляющим.
  • Мониторинг PTAB: Даже если вы являетесь истцом, следите за совместным рассмотрением дел о ПИС. Решения PTAB могут повлиять на строительство претензий и могут привести к остановке или залоговому эстоппелю.

Заключение

Патентные судебные разбирательства являются одной из самых сложных и ресурсоемких форм гражданского судопроизводства. Это требует глубокого понимания патентного права, технического предмета, процедурных правил и стратегических сроков. От первоначального предварительного расследования до рассмотрения исков через строительство претензий, открытие, судебное разбирательство и апелляцию каждый этап представляет возможности и опасности. Изобретатели должны быть активными в обеспечении соблюдения своих прав, в то время как обвиняемые нарушители нуждаются в надежной защите, которая использует все доступные инструменты - включая проблемы PTAB, ходатайства о месте проведения и тщательный анализ недействительности. Охватывая полный юридический процесс, изложенный в этой статье, заинтересованные стороны могут принимать обоснованные решения, которые защищают их активы интеллектуальной собственности, минимизируют риск и достигают благоприятных результатов на все более конкурентном глобальном рынке.

Для дальнейшего чтения обратитесь к USPTO Patent Basics , обзору Института правовой информации Корнелла , Федеральным правилам гражданского процесса и официальному сайту Федерального округа для обновления прецедентного права.