La litigación de patentes es un proceso legal de alto rendimiento, intrincadamente estructurado que enfrenta los derechos exclusivos otorgados por una patente contra las actividades empresariales de un presunto infractor. Si usted es un inventor que busca hacer cumplir su patente o una empresa acusada de utilizar tecnología patentada sin autorización, entender la hoja de ruta procesal, los obstáculos estratégicos y los mecanismos de resolución alternativos es esencial.

¿Qué es la litigación de patentes?

El litigio por patentes se refiere a los procedimientos legales formales que surgen cuando un titular de patentes (el demandante) alega que otra parte (el acusado) ha hecho, utilizado, vendido o importado un producto o proceso que entra dentro del ámbito de una o más reclamaciones de patente válidas. El caso se presenta normalmente en un tribunal federal de distrito bajo las leyes de patentes de los Estados Unidos (Title 35, Código de los Estados Unidos).

“Una patente no es una licencia de caza. No es un derecho a demandar. Es un derecho a excluir a otros de hacer, utilizar, ofrecer a la venta, o vender la invención.” – Juez Giles S. Rich, a menudo citado para enfatizar el alcance limitado de una patente.

El proceso de litigación de patentes – Vista general de las etapas clave

Consideraciones previas a la mitigación

Antes de presentar una demanda, los demandantes prudentes llevan a cabo una investigación previa para verificar la violación y evaluar la fuerza de su caso. Esto incluye la obtención de un gráfico de reclamación que mapea cada elemento de las reclamaciones de patentes afirmadas al producto o proceso acusado. Los demandantes también revisan la historia del acusado de los desafíos de patentes, consideran si el acusado tiene una defensa de invalidez fuerte, y evalúan la probabilidad de obtener un acuerdo.

Otro paso crítico de pre-litigación es el cumplimiento de los requisitos de marcación de la de la Ley de patentes . Los propietarios de patentes que no marcan adecuadamente sus productos pueden limitarse a recuperar los daños por infracción ocurridos antes de que el acusado reciba la notificación real. Asimismo, los acusados deben comprobar los lazos (traspensión irrazonable en la presentación de demanda) y defensas equitativa de estoppel que pueden prohibir el alivio.

Presentación de la denuncia y el servicio

El proceso de litigio formal comienza con el demandante que presenta una denuncia en un tribunal federal de distrito. La denuncia debe alegar hechos suficientes para establecer la jurisdicción de la materia (basada en la ley federal de patentes) y la jurisdicción personal sobre el acusado. Normalmente incluye una declaración de la patente en cuestión, la identificación de los productos o métodos acusados, y una demanda de reparación como daños y una orden judicial.

Mociones y respuestas preliminares

La resolución de la Corte Suprema de Justicia (LLT) [4]] La decisión de la Corte Suprema de Justicia se ha establecido en el foro de la patente de la Corte Suprema de Justicia (FLT) [4] [4]] [4]]

Otra poderosa herramienta preliminar es la ] emoción de quedarse, a menudo presentada cuando el acusado impugna simultáneamente la validez de la patente en una revisión inter partes (IPR) en la Junta de Apelaciones y de Proceso de Patentes (PTAB). Los tribunales suelen conceder estancias para simplificar las cuestiones y evitar fallos inconsistentes.

El Audiencia Markman (Construcciones de la marca)

La construcción de reclamaciones – el proceso de interpretación del significado de las reclamaciones de patentes – es una de las fases más críticas en un caso de patente. La audiencia, llamada después Markman v. Westview Instruments, Inc. (1996), es un procedimiento de instrucción en el que el juez (y a veces un jurado) decide el significado legal de las condiciones de reclamación en disputa.

Durante el proceso de Markman, ambas partes presentan escritos, testimonios expertos y evidencia intrínseca (la especificación de patentes y la historia de la fiscalía).El juez puede celebrar una audiencia con argumentos orales. La orden de construcción de la reclamación resultante se emite normalmente antes del descubrimiento o juicio sumario. Debido a que la construcción de la reclamación es una cuestión de derecho, la resolución puede ser apelada inmediatamente en algunas circunstancias (por ejemplo, el contenido de la sentencia final), o puede ser revisada de novo en apelación estrecha.

Discovery

El descubrimiento en litigios de patentes es expansivo y regulado por las Reglas Federales de Procedimiento Civil y las normas locales de patentes en ciertos distritos (por ejemplo, el Distrito Norte de California o el Distrito Oriental de Texas). La fase de descubrimiento suele durar de seis a dieciocho meses e implica intercambios masivos de documentos, interrogatorios, solicitudes de admisión y deposiciones.

Producción de documentos y solicitudes

Cada parte debe producir documentos relevantes y no privilegiados. Los demandantes a menudo solicitan los documentos técnicos del acusado, materiales de marketing, registros financieros relacionados con el producto acusado, y comunicaciones sobre la patente. Los demandados buscan la historia de la patente, registros de invención y licencias. E-descubrimiento – incluyendo correos electrónicos, código fuente y bases de datos – se ha convertido en un importante área de contención.

Deposiciones

Los abogados deponer testimonios clave – inventores, oficiales corporativos, ingenieros y terceros. El testimonio de la declaración de la declaración es crucial para establecer teorías de violación o invalidez, impeachment en el juicio y negociaciones de liquidación. Los testigos a menudo están preparados ampliamente, y sus respuestas pueden bloquear en posiciones o revelar debilidades.

Expert Discovery

Ambos bandos suelen retener a testigos expertos – generalmente profesores, abogados de patentes con antecedentes técnicos o economistas – para opinen sobre la construcción de reclamaciones, violación, validez y daños. Los informes de expertos se sirven y pueden ser impugnados a través de ]Daubert]] mociones, que argumentan que la metodología del experto es inconfiable.

Resumen de las Mociones de Juicio

Después de que el descubrimiento se cierre, las partes a menudo presentan mociones para juicio sumario (bajo la Regla 56) que buscan una resolución sobre una o más cuestiones sin juicio. Los motivos comunes incluyen no infringimiento (cuando no hay una disputa genuina que el producto acusado carece de un elemento de reclamación), invalidez basada en el arte anterior, o inaplicabilidad debido a conducta inequívoca. Si el tribunal otorga juicio sumario completo, el juicio sumario puede reducir los asuntos dispuestos a juicio.

Primera prueba

Los juicios de patente pueden ser ante un jurado o un juez. Los juicios judiciales son comunes para los daños pero técnicamente complejos. El juicio procede con declaraciones de apertura, interrogatorio directo y cruzado de testigos (incluidos expertos), introducción de exposiciones y argumentos de cierre.El juez da instrucciones del jurado que explican las construcciones de reclamos, la ley de violación, validez y daños.El jurado luego delibera y devuelve un veredicto, a menudo a través de un veredicto especial que responda preguntas específicas.

Si el juicio es un tribunal (sólo un juez), el juez emite conclusiones de hecho y de derecho. En cualquier caso, el veredicto o las conclusiones pueden ser seguidas por mociones posteriores al juicio, como una moción de juicio como cuestión de derecho (MOM) o una moción para un nuevo juicio.

Mociones y apelaciones posteriores a la prueba

Después de la sentencia, la parte perdedora puede presentar mociones después del juicio en un plazo de 28 días. Si se niega la moción, la parte presenta una notificación de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal (CAFC), que tiene jurisdicción exclusiva sobre los recursos de patente. El CAFC revisa fallos de corte inferior de novo para la construcción de reclamaciones y cuestiones de derecho, pero revisa los resultados fácticos para un error claro.

Consideraciones estratégicas en la mitigación de las patentes

Retos de Validez y Revisión de Inter Partes

Los acusados pueden seguir adelante con la prueba de validez de los tribunales de distrito. Sin embargo, los tribunales de patentes pueden recurrir a los problemas de validez de los tribunales de distrito. Los tribunales de patentes pueden seguir siendo objeto de una demanda de validez de los tribunales de distrito.

Los demandados también deben considerar reexamen parcial] y ] revisiones del método de negocio (CBM) (aunque la CBM ya no está disponible para nuevas peticiones después de septiembre de 2020).

Análisis de la infringencia y defensas

El análisis de la infringement requiere comparar cada elemento de una reclamación afirmada con el producto o método acusado. Bajo la todos los elementos regla, cada elemento debe estar presente (ya sea literalmente o bajo la doctrina de equivalentes) para la violación a existir.

  • No-infringement – mostrando que uno o más elementos de reclamación no están presentes.
  • Invalidez] – demostrando que la patente no cumple con los requisitos de novedad, no obviidad, habilitación, descripción escrita o definitividad.
  • La inaplicabilidad se basa en una conducta inequitable durante el procesamiento, el uso indebido de patentes o las manos impuro.
  • Exhaustion] – los derechos del propietario de la patente se agotan después de una venta autorizada.
  • License] – el infractor acusado tiene una licencia válida, incluyendo licencias implícitas.
  • Uso experimental – de minimis use for research (limited in scope).

Los demandados también suelen levantar una defensa del arte prior] – demostrando que las reclamaciones de patente son inválidas porque la invención fue conocida o obvia antes de la fecha prioritaria de la patente.

Daños y recursos

Si se demuestra la infracción, los tribunales pueden conceder daños adecuados para compensar al titular de la patente por la infracción, pero en ningún caso menos que una regalía razonable.

  • Las ganancias perdidas] – otorgadas cuando el propietario de la patente puede mostrar una conexión causal entre la infracción y las ventas perdidas, normalmente requiriendo un mercado de dos proveedores y una demanda del producto patentado.
  • Realidad razonable] – basado en una negociación hipotética entre un licenciante y licenciatario dispuesto en el momento en que comenzó la infracción, utilizando los Georgia-Pacific factores. Los tribunales también pueden otorgar regalías continuas para la infracción post-veredicto.

Los daños mayores (hasta tres veces) pueden ser otorgados por una violación deliberada, pero el Tribunal Supremo Halo Electronics v. Pulse Electronics (2016) relajó el estándar, dando a los jueces más discreción. Además, los demandantes prevalecientes tienen derecho a un alivio injuntivo bajo el eBayjun]

Foro Compras y Lugares

El Distrito Occidental de Texas, el Distrito de Delaware y el Distrito Norte de California son hoy focos. El lugar es generalmente apropiado donde el acusado reside o tiene un lugar regular y establecido de negocios. Desde TC Heartland, los demandantes ya no pueden demandar una corporación interna en ningún distrito donde simplemente se venden productos específicos.

Tipos especializados de Litigio de Patentes

Hatch-Waxman (ANDA) Litigation

La Ley de Restablecimiento de Plazo de Drogas (Hatch-Waxman) regula las disputas de patentes entre las compañías de drogas de marca y los fabricantes genéricos que buscan la aprobación de la FDA. Cuando un fabricante genérico presenta una nueva aplicación de drogas (ANDA) certificando que la patente de una marca es nula o no infringida (certificación paragraph IV), la marca puede demandar en 45 días, desencadenando una suspensión automática de 30 meses de aprobación de la FDA.

ITC Sección 337 Investigaciones

La Comisión de Comercio Internacional (CCI) lleva a cabo investigaciones en virtud del artículo 337 de la Ley de Aranceles Aduaneros de 1930 para combatir métodos injustos de competencia, incluyendo la violación de patentes, que implican mercancías importadas. Los procedimientos del CCI son administrativos, supervisados por un juez de derecho administrativo (ALJ), y son generalmente más rápidos que los juicios de los tribunales de distrito (16-18 meses).

Litigio de patente de diseño

Las patentes de diseño protegen la apariencia ornamental de un artículo de fabricación. La litigación sobre las patentes de diseño se ha intensificado después de que la Corte Suprema Apple v. Samsung casos, que aclaran que los daños por la violación de patentes de diseño pueden extenderse a un producto entero si el diseño se aplica a la violación del producto en su conjunto.

Consejos prácticos para la mitigación de las patentes

  • Documentar todo lo antes posible: El mantenimiento de portátiles de laboratorio, registros de diseño y correspondencia puede ser crítico para establecer fechas de concepción o probar el uso previo.
  • Invertir en el análisis previo al traje:] Inquirir un abogado experimentado de litigios de patentes para preparar los registros de reclamaciones y las búsquedas previas antes de presentar el recurso. Una investigación fuerte antes del juicio puede disuadir de casos débiles y fortalecer las posiciones de asentamiento.
  • Evaluar la solución alternativa de controversias: La mediación es obligatoria en muchos tribunales de distrito después de la conferencia inicial de instrucción. La mediación puede ahorrar enormes costos. Algunas partes también utilizan la evaluación neutral temprana o los caudillos privados.
  • Registro de las reglas locales: Las reglas de patentes difieren por distrito. Por ejemplo, el Distrito Norte de California requiere la revelación temprana de infracciones y contensiones de invalidez. El incumplimiento puede dar lugar a la preclusión de pruebas.
  • Cobertura de seguro de cliente: Algunas empresas tienen errores y omisiones o pólizas de seguro cibernético que pueden cubrir los costos de litigios IP. Compruebe su póliza tan pronto como reciba aviso de posibles infracciones.
  • Mantén la organización: Utilizar herramientas de gestión de proyectos para plazos, flujos de trabajo de descubierta electrónica y gestión de exposiciones. El volumen de documentos puede ser abrumador.
  • Monitor el PTAB: Incluso si usted es un demandante, observe el procedimiento de IPR en proceso de co-pendimiento. Las decisiones del PTAB pueden afectar la construcción de reclamaciones y pueden conducir a estancias o estoppel colateral.

Conclusión

El litigio por patentes es una de las formas más complejas y de gran densidad de recursos de litigio civil. Requiere una comprensión profunda de la ley de patentes, materia técnica, reglas de procedimiento y tiempo estratégico. Desde la investigación inicial previa al traje mediante la construcción de reclamaciones, descubrimiento, juicio y apelación, cada etapa presenta oportunidades y riesgos. Los inversores deben ser proactivos para hacer cumplir sus derechos, mientras que los infractores acusados necesitan una defensa sólida que apalancere sus activos favorables.

Para más lectura, consulte el ]SUSPTO Patent Basics], el ]Cornell Legal Information Institute's overview, el Reglamento Federal de Procedimiento Civil, y el sitio oficial del Circuito Federal[L]